2026년 2월, Fenwick의 분석이 밝혀낸 특허적격성 심사의 변화. 기술 특허의 거절을 극복하는 실무 전략

작성일: 2026년 4월 8일
소스: Fenwick & West LLP
키워드: #특허적격성 #Ex parte Desjardins #SMED #AI특허 #§101 #USPTO

"지나치게 높은 일반화 수준"이라는 경고

2025년 9월, USPTO의 60대 디렉터로 취임한 John Squires는 조용하지만 강력한 신호를 보냈습니다. AI 및 소프트웨어 관련 발명이 35 U.S.C. § 101(특허적격성)의 거절을 극복할 수 있도록 하는 조치를 시행한 것입니다.

그 신호가 구체화된 것이 2026년 1월의 Ex parte Desjardins 판정입니다. Appeals Review Panel이 Director Squires 주도로 내린 이 판정은 머신러닝 모델 훈련(training)에 관한 특허 청구항의 § 101 거절을 취소했습니다. 더 중요한 것은 판정이 제시한 "경고장"입니다.

심사관들이 "지나치게 높은 일반화 수준(such a high level of generality)"으로 청구항을 평가하고 있다는 비판입니다. 구체적으로, Desjardins 판정은 다음을 지적했습니다:

  • 머신러닝 전반을 특허 불가한 '알고리즘'으로 광범위하게 분류하는 관행은 부적절하다
  • "모든 머신러닝을 특허 불가한 '알고리즘'과 본질적으로 동일시"하는 것은 정당화되지 않았다
  • 거절이 "과도하게 광범위(overbroad)"하다

    • 이것은 단순한 개별 사건의 판정이 아닙니다. 이것은 USPTO 전체 심사 방향의 전환입니다.

    § 101은 "무딘 도구"가 아니다

    Director Squires가 강조한 핵심은 이겁니다: § 101이 전체 기술 분야를 배제하는 "무딘 도구(blunt instrument)"로 오용되어서는 안 된다는 것입니다.

    한국 변리사들이라면 이 논리에 귀 기울일 필요가 있습니다. 지난 수년간 많은 기술 특허(특히 컴퓨터 구현 발명)가 § 101에서 거절당했기 때문입니다. 심사관들은 구체적인 기술적 개선 대신 추상적 개념이라는 이유로 청구항을 광범위하게 거절해왔습니다.

    Desjardins는 이러한 관행에 제동을 걸었습니다. 그리고 Director Squires의 원칙은 명확합니다:

    35 U.S.C. §§ 102(신규성), 103(비자명성), 112(충분한 개시)가 특허 보호 범위를 정의하는 적절한 검토 항목이고, § 101은 주제 게이트키퍼로만 남아야 한다는 것입니다.

    즉, § 101이 신규성이나 비자명성 심사까지 대신해서는 안 된다는 뜻입니다.

    AI에만 국한되지 않는 논리

    중요한 점: Desjardins의 논리는 AI에 국한되지 않습니다.

    Fenwick의 분석에 따르면, 이 판정의 적용 범위는 다음을 포함합니다:

  • 컴퓨터 구현(computer-implemented) 발명
  • 기계의 작동 방식을 변경하는 발명
  • 데이터 구조화 또는 이동 방식을 변경하는 발명
  • 성능 제약을 극복하는 발명

    • 즉, 기술 분야 전반에서 "기술적 혁신"을 주장하는 발명이라면 Desjardins를 인용할 수 있다는 의미입니다. 소프트웨어뿐 아니라, 통신, 생의학, 금융기술 등 다양한 분야에서 기회가 열렸습니다.

    SMED: 적격성을 입증하는 새로운 도구

    Director Squires가 2025년 12월 4일 발행한 추가 메모는 또 다른 실무 도구를 강조했습니다: Subject Matter Eligibility Declarations (SMED)입니다.

    SMED가 무엇인가요? 간단히 말해, Rule 132에 따라 출원인이 자발적으로 제출할 수 있는 선언(declaration) 입니다. SMED를 통해:

  • § 101 거절에 대응하여 기록을 명확히 하고
  • 적격성을 뒷받침하는 실제 증거(actual proof)를 포함한 객관적 증거(objective evidence)를 제공할 수 있습니다

    • 다만, 주의할 점이 있습니다. SMED로 출원 시 원래 요구되는 정보를 대체할 수는 없습니다. 예를 들어, 충분한 개시(§ 112)가 부족하다면, SMED가 그 부족을 채우지 못한다는 뜻입니다.

    실무에서 바로 적용할 수 있는 전략

    § 101 거절에 직면했다면, 이제 할 수 있는 것들이 있습니다:

    1. Desjardins를 인용하여 기술적 혁신을 설명

  • 청구항이 단순 추상적 개념이 아니라, 구체적인 기술적 문제를 해결한다는 점 강조

  • "지나치게 높은 일반화 수준"으로 평가하지 말 것을 심사관에게 요청

    • 2. 종래 시스템 대비 구체적인 계산 효율성(computational improvements) 강조

  • 속도 개선, 메모리 효율성, 정확도 향상 등 구체적 수치 제시

  • 단순 "더 빠르다"가 아니라, "기존 대비 X% 감소" 형태의 객관적 증거

    • 3. 새로운 문제 해결 접근법(novel problem-solving approaches) 제시

  • 발명이 기존과 다른 방식으로 문제에 접근했다는 점 강조

    • 4. SMED 활용 시 기술 전문가의 선언(declaration) 활용

  • 단순 법률인의 주장이 아니라, 기술 전문가의 실증적 증거를 제시

    • 다른 요건은 변함없다

    마지막으로 중요한 한 가지: § 101 문턱이 낮아지더라도, 다음 요건은 변함없습니다:

  • 신규성(novelty, § 102)
  • 비자명성(non-obviousness, § 103)
  • 충분한 개시(adequate disclosure, § 112)

    • 즉, § 101을 통과했다고 해서 끝이 아닙니다. 여전히 선행기술 조사, 비자명성 항변, 개시 충분성 검토가 필요합니다. 하지만 적어도 § 101의 높은 벽에서 발명을 변호할 기회는 생겼습니다.

    한국 실무자에게 의미하는 것

    미국 출원을 다루는 한국 변리사와 특허변호사에게 Desjardins와 SMED는 다음을 의미합니다:

    1. 기술 특허의 거절 가능성이 줄었다. AI, 소프트웨어, 기계학습 관련 발명이 § 101에서 즉각 거절되는 일이 줄어들 가능성이 높습니다.

    2. 적극적 대응의 가치가 높아졌다. 기존에 § 101 거절을 받으면 "이미 끝"이라고 생각했을 수도 있습니다. 하지만 이제는 구체적인 기술적 증거와 Desjardins 논리로 반박할 수 있습니다.

    3. 의뢰인 상담 시 새로운 기회를 제시할 수 있다. 특히 거절 통지(Office Action)를 받은 의뢰인에게 "새로운 Director 방침이 적용된 소명 기회가 있다"는 점을 설명할 수 있습니다.

    4. 초기 출원 전략에 영향을 미칠 수 있다. 청구항 작성 시 "기술적 혁신"을 명확히 드러낼 수 있도록 기술 사양서를 상세히 준비하면, § 101 심사를 더 수월하게 통과할 수 있습니다.

    참고 자료

  • Fenwick & West: USPTO Guidance Expands High-Tech Patent Eligibility
  • USPTO: Subject Matter Eligibility Declarations Guidance