2025년 Recentive v. Fox 판결과 새로운 발명자십 가이드라인이 AI 특허 실무자들에게 던지는 질문: AI가 도움을 주면 더 강한 특허일까, 아니면 오히려 "특허 부적격" 위험을 높일까?

작성일: 2026년 4월 8일 소스: Morgan Lewis & Bockius LLP (2025년 11월 3일 발행) 키워드: #AI특허 #특허적격성 #Recentive판결 #발명자십 #소송전략

*

들어가며: AI와 특허, 뜨거운 쟁점

AI 기술이 빠르게 발전하면서 한국의 특허 실무자들도 새로운 질문에 직면하고 있습니다. "AI가 참여한 발명도 특허받을 수 있을까?" "AI 발명의 발명자는 누구인가?" "특허 소송에서 AI 기술을 어떻게 입증할 것인가?"

이러한 질문들은 더 이상 가상의 시나리오가 아닙니다. 미국 특허청(USPTO)과 연방순회항소법원(Federal Circuit)이 이미 명확한 지침과 판결을 내놓았고, 한국의 특허청과 법원도 이를 참고하여 정책을 검토하고 있습니다.

Morgan Lewis & Bockius LLP의 최근 분석은 AI 특허 보호와 소송에서 실무자들이 반드시 알아야 할 핵심 쟁점들을 정리했습니다. 이 글에서는 그 내용을 한국 IP 실무자 관점에서 풀어서 설명하겠습니다.

*

1단계: AI 발명도 특허 대상이 될 수 있다 — 하지만 조건이 있다

먼저 좋은 소식입니다. AI 기반 발명이 특허 대상 전체를 배제당하는 것은 아닙니다. 미국 특허법 35 USC §§ 101, 102, 103, 112의 요건을 충족하면 충분히 특허 가능합니다.

하지만 여기에 세 가지 "반드시" 해야 할 일이 있습니다:

첫째, 인간 발명자십을 명확히 문서화해야 합니다. 특허법은 여전히 "누가 발명했는가"를 묻습니다. AI 도구를 사용했다는 사실 자체로는 부족합니다. "개발팀의 누가 핵심 아이디어를 착상했는가, 그 과정에서 AI가 구체적으로 어떤 역할을 했는가"를 명확히 기록해야 합니다.

실무 팁: AI와 협업하는 발명 과정을 실시간으로 문서화하세요. "AI의 제안을 참고해서 X를 수정했다", "AI가 제시한 Y 방법을 거부하고 Z로 대체했다" 이런 식의 구체적 기록이 나중에 "발명자가 누구인가"에 대한 법적 분쟁을 방지합니다.

둘째, 실시가능성을 위해 충분한 기술적 세부사항을 공개해야 합니다. 특허 명세서는 AI 기술의 구체적인 메커니즘을 설명해야 합니다. "AI 모델을 학습시켜서 문제를 해결했다"는 수준으로는 부족합니다. 학습 데이터, 알고리즘 구조, 하이퍼파라미터, 검증 방법 등을 기술해야 합니다.

셋째, 구체적인 기술적 개선을 명확히 제시해야 합니다. 이 부분이 가장 중요하고도 어렵습니다. 다음 섹션에서 다루겠습니다.

*

2단계: 'Recentive v. Fox' 판결이 보여준 현실

2025년 4월 18일, 미국 연방순회항소법원은 Recentive Analytics v. Fox Corp. 사건에서 중요한 판결을 내렸습니다. 이 판결은 한국의 특허 실무자들도 꼭 알아야 합니다.

판결의 구조: Alice 2단계 테스트

연방순회항소법원은 Alice Corp. v. CLS Bank 사건에서 확립된 2단계 테스트를 적용했습니다:

Step 1: 청구항이 "추상적 아이디어(abstract idea)", "자연법칙", 또는 "자연현상" 같은 특허 부적격 개념에 해당하는가?

Step 2: 만약 Step 1에서 부적격 개념으로 판단되었다면, "추가 청구항 요소"가 발명적 개념(inventive concept)을 이루어 특허 적격한 응용으로 변환하는가?

판결의 결과: 정보 조직은 여전히 "추상적 아이디어"

Recentive 사건의 핵심은 정보 조직과 이벤트 스케줄링에 관한 것이었습니다. 법원의 판단은 단호했습니다: 이것은 오래된 인간의 활동(age-old human activities)이며, AI의 단순한 관여만으로는 추상적 아이디어를 구체적인 기술적 개선으로 전환할 수 없다는 것입니다.

이것의 의미는 무엇일까요?

AI가 "돕는 도구"라는 관점에서 벗어나야 한다는 뜻입니다. 만약 당신의 AI 발명이 "기존의 인간 활동을 AI로 더 빠르게 또는 효율적으로 했다"는 수준이라면, 특허청과 법원 모두에서 "추상적 아이디어의 단순한 컴퓨터화"로 평가받을 가능성이 높습니다.

반대로, "AI를 사용해서 종전에 불가능했던 새로운 기술적 결과를 얻었다" 또는 "특정 기술 분야에서 구체적인 구조적 개선을 실현했다"는 형태의 청구항이라면 Step 2에서 특허 적격성을 인정받을 여지가 있습니다.

실무자의 교훈

Recentive 판결은 한국의 특허 출원자들에게 중요한 신호를 보냅니다:

1. 청구항 작성에 각별한 주의가 필요합니다. 단순히 "AI 모델"이 포함된 청구항이 아니라, "이 AI 기술이 기존 기술과 어떤 구체적 차이를 만드는가"를 명확히 기술해야 합니다.
2. 일반적인 AI 기술(예: 신경망, 머신러닝)을 강조하기보다는, 특정 기술 분야에 맞춘 구체적 개선을 강조해야 합니다. 예를 들어, "의료 진단 이미지 분석에서 특정 구조적 개선을 통해 인식률을 X% 향상시켰다"는 식이 "일반적인 딥러닝 기술을 도입했다"보다 훨씬 강합니다.

*

3단계: 발명자십, 새로운 게 아니라 "전통 기준"의 재확인

2025년 12월, USPTO는 AI 보조 발명에 대한 수정된 인벤터십(발명자십) 가이드라인을 발행했습니다. 한국의 특허청도 이를 주시하고 있을 것입니다.

핵심 원칙: "자연인만이 발명자"

가이드라인의 핵심은 간단합니다:

자연인(natural persons)만이 특허 출원의 발명자로 명명될 수 있습니다.

AI 도구가 얼마나 중요한 역할을 했든, AI 자체가 발명자로 명명될 수는 없다는 뜻입니다. (물론 이것이 AI가 특허로 인정받는 것을 막지는 않습니다. 발명자가 누구인지와 발명이 특허 대상인지는 다른 문제입니다.)

평가 기준: "전통적 착상(conception)" 기준의 복원

새로운 또는 수정된 테스트를 도입한 게 아니라, 전통적 착상 기준을 그대로 적용한다는 점이 중요합니다. 즉:

  • 착상(Conception): 완전하고 정지된 아이디어가 발명자의 마음에 형성되었는가?
  • 기여(Contribution): 발명 과정에서 구체적으로 어떤 기여를 했는가?
  • AI 도구는 "착상의 과정"을 돕는 수단(tool)일 수 있지만, AI 자체가 "착상"하는 것은 아니라는 입장입니다.

    실무적 함의

    이 가이드라인이 한국에도 참고될 수 있다는 점을 고려하면:

    1. AI 협업 과정의 기록이 더욱 중요합니다. "누가 핵심 아이디어를 착상했는가"를 명확히 할 수 있는 증거가 필요합니다.
    2. 발명자 기재 오류는 더 큰 문제가 될 수 있습니다. AI 관여로 인한 발명자 기재 분쟁을 사전에 방지하려면, 개발 초기부터 각 팀원의 구체적 기여를 문서화해야 합니다.

    *

    4단계: 소송 전략, AI의 특성에 맞게 재설계하기

    AI 특허를 보유했다면, 이제 질문은 "어떻게 지킬 것인가"로 바뀝니다. AI 특허의 침해 소송과 방어 전략은 전통적 특허 소송과 다릅니다.

    새로운 도전과제: "동적(Dynamic)"이고 "불투명한(Opaque)" 특성

    전통적인 소프트웨어나 기계 특허와 달리, AI 기술은:

    1. 동적입니다. 동일한 AI 모델이라도 학습 데이터, 초기 가중치(weights), 입력값에 따라 다른 결과를 낼 수 있습니다.
    2. 불투명합니다. "블랙박스"라고 불리는 딥러닝 기술의 경우, AI가 구체적으로 어떤 내부 계산을 통해 결과에 도달했는지 설명하기 어렵습니다.

    이는 소송에서 다음과 같은 어려움을 초래합니다:

  • 침해 입증의 어려움: "피고 제품의 AI 모델이 우리 특허를 침해했다"를 증명하려면, 피고 제품의 내부 구조와 학습 데이터에 대한 상세한 정보가 필요합니다. 하지만 AI 모델의 복잡성 때문에 이를 파악하기 어렵습니다.
  • 증거개시(Discovery)의 복잡성: 소송 과정에서 상대방이 "AI 학습 데이터", "모델 파일", "하이퍼파라미터" 등의 제출을 요구할 때, 기업의 영업 비밀을 노출하는 위험이 높습니다.
  • 전략적 대응

    기업이 고려해야 할 소송 전략의 변화:

    1. 증거 보전 전략: 분쟁 발생 전부터 자사 AI 발명의 개발 과정, 성능 데이터, 검증 결과를 체계적으로 보관해야 합니다.
    2. 소송 준비 단계에서의 기술 분석: AI의 불투명성을 감안하여, 조기에 독립적인 기술 전문가(technical expert)를 고용해서 피고 제품을 분석해야 합니다.
    3. 포트폴리오 관점의 방어: AI 특허의 특허 부적격 위험을 고려하여, 기존 포트폴리오를 검토하고 취약한 특허에 대해 보정 출원(continuation)을 검토해야 합니다.

    *

    5단계: 지금 바로 할 수 있는 것들

    지금까지의 분석을 바탕으로, AI 특허를 다루는 한국의 기업과 실무자들이 즉시 취할 수 있는 액션 아이템을 정리했습니다.

    출원 전에 할 것

    1. 명세서 작성 시 "기술적 개선"을 명확히 기술하세요.
    - "AI 모델을 사용했다" ❌
    - "기존 기술 대비 X% 향상된 처리 속도와 Y% 개선된 정확도를 실현했으며, 이는 \[구체적인 메커니즘/구조의 개선\]으로 인한 것이다" ✅
    2. 발명 과정의 기록을 실시간으로 남기세요.
    - 회의록, 개발 일지, 검토 메모 등에 "누가 어떤 아이디어를 제시했고, AI가 어떻게 도움을 주었으며, 최종 결정은 누가 했는가"를 기록합니다.
    3. AI의 역할을 "도구"로 명확히 하세요.
    - 명세서에 "AI 모델은 \[목적\]을 달성하기 위한 수단으로 활용되었으며, 이를 통해 \[구체적 기술적 개선\]을 실현했다"는 식으로 기술합니다.

    포트폴리오 검토 시 할 것

    4. 기존 특허의 § 101 리스크를 평가하세요.
    - AI가 포함된 기존 특허 중, "단순 정보 처리"나 "알려진 AI 기술의 적용"으로 볼 여지가 있는 특허를 식별합니다.
    - 이러한 특허에 대해 보정 출원이나 재출원을 통해 청구항을 보강할지 검토합니다.

    소송 대비 시 할 것

    5. AI 발명의 특성에 맞는 법적 전략을 미리 수립하세요.
    - 주요 AI 특허에 대해, "만약 침해 소송이 제기되면 어떤 증거가 필요한가", "상대방의 제품을 어떻게 분석할 것인가"를 사전에 검토합니다.
    - AI 모델의 학습 데이터, 성능 메트릭, 변경 이력 등을 체계적으로 보관합니다.

    *

    결론: AI 특허의 미래는 "불명확함" 자체 관리하기

    Recentive 판결과 새로운 발명자십 가이드라인이 보여주는 것은, AI 특허 분야가 여전히 "정착 중"이라는 현실입니다. 법원의 판단 기준은 여전히 진화 중이고, 기술의 변화 속도를 법이 따라가기 어려워하고 있습니다.

    이러한 불명확함 속에서 기업과 실무자가 할 수 있는 최선은:

    1. 공격적 출원이 아니라 "방어적" 출원 전략: 특허 부적격 위험을 최소화하는 방향으로 명세서를 작성하고 청구항을 설계합니다.
    2. 기록의 가치: AI 발명 과정에서의 인간의 기여를 명확히 기록하고 보관합니다.
    3. 포트폴리오 관리: 리스크 높은 특허를 조기에 식별하고 보강 또는 수정합니다.
    4. 소송 대비: 소송 발생 시를 대비해서 증거를 미리 준비합니다.

    AI는 특허법을 바꾸지 못했습니다. 여전히 "발명자는 인간이고, 발명은 구체적인 기술적 개선이어야 한다"는 근본 원칙이 유지되고 있습니다. 다만, AI 기술의 특성을 반영한 보다 엄격한 판단 기준이 적용되고 있을 뿐입니다.

    한국의 IP 실무자들은 이제 이 변화에 빠르게 적응할 때입니다.

    Morgan LewisAI Patent Protection and Litigation: Key Takeaways